随着越来越多中国企业“走出去”,起一个响亮的英文商标,有助于产品被海外市场所接受。然而,如果没有优质的法律服务先行,商标侵权可能给企业“走出去”当头一棒,也可能为今后拓展市场带来极大隐患。

最近,北京大成(上海)律师事务所律师杨宇宙接了不少海外商标检索的法律服务项目。在杨宇宙看来,这正是中国企业愈发重视知识产权,“走出去”过程中尊崇法治、遵守国际规则的一个缩影。

近日,全国律协知识产权专业委员会副主任兼秘书长李德成接受记者采访时说,中国企业“走出去”面临“337调查”及各类知识产权侵权诉讼等风险,全国律协通过制定涉外律师领军人才培养计划,开展知识产权法律服务国际交流等方式,积极培养涉外律师人才,律师在服务中国企业“走出去”方面发挥着越来越重要的作用。

提前预防避免侵权

近年来,中国企业“走出去”,因知识产权引发诉讼的情况较普遍,一旦败诉,往往面临巨额赔偿,有时仅律师费就要承担上百万美元。

杨宇宙告诉记者,中国企业在海外遇到知识产权风险,主要涉及专利和商标,风险产生的一个重要原因就是,产品“走出去”前没有对目标国的知识产权进行调查。

他举例说,企业起英文商标,应当针对主要国家市场进行充分的检索,避免此商标和其他企业注册商标雷同。如果此商标已被他人注册,律师可以提供法律服务,帮助企业进行商标异议和申请商标无效,或者购买,从源头上避免今后产生侵权纠纷。

一家做通用发动机的中国上市公司准备开拓美国、欧洲市场,杨宇宙及其团队对该公司在美国、欧洲的主要竞争对手进行了详实的不侵权调查和分析,提出进入市场可能存在的各类知识产权风险,并就高危专利,建议申请无效、购买、获得许可或规避设计,确保该企业顺利迅速开辟新市场。

正因为风险大,侵权成本高,提前预防工作便显得十分重要,这给知识产权律师提供了广阔空间。

李德成认为,在中国企业“走出去”过程中,知识产权律师可以在3个方面提供优质高效的法律服务:专利侵权防范与专利布局、特定产品与重大合作项目知识产权风险评估以及技术秘密的保护与侵权防范。

北京冠英律师事务所律师王晨光长期从事涉外知识产权法律服务工作,他和他的团队通过开展知识产权沙龙、讲座等形式,梳理企业在知识产权中遇到的问题并提出解决方案,培养、提高企业领导层的法律思维和知识产权法律风险防范意识,强化企业员工的法律意识和建立依法经营的企业文化。

“我们通过海外基础查询进行风险预判。比方服务的企业要推一个软件到东南亚市场前,会先检索当地有没有相同或者近似的商标,检索商标和当地文化语境有无相悖之处等。”王晨光说。

杨宇宙介绍说,大成律所在70多个国家有150多个办公室,知识产权法律服务始终由专业的律师团队分工合作。现在很多中国企业在到海外开展业务前,首先做的就是收购知识产权,甚至有些企业到美国硅谷定点收购知识产权,在此过程中,都少不了知识产权律师服务的身影。

发生诉讼积极应对

不管如何努力预防,知识产权争议和诉讼总会时有发生。面对诉讼,中国企业越来越从容,积极借助法律手段维护自身合法权益。

李德成说,中国企业海外被诉,虽然中国知识产权律师不能直接参与诉讼,但依然可以发挥重要作用,在取证、固定证据以及组织证据以有效地形成答辩方案甚至反制措施等方面,作用不可以替代,价值也是显而易见的。

中微半导体设备公司(AMEC)是李德成团队的长期服务对象。该公司在美国应诉美国应用材料公司技术秘密案,在台湾应诉美国科林公司专利案,正在是我国律师的积极努力和配合下,实现前案成功和解后案胜诉。

在李德成看来,积极的应对应包括反制措施的研究、制定与实施。在台湾应诉美国科林公司专利案中,美国科林公司在台湾的涉案专利被判无效,在美国的专利被判部分无效。因该案证据涉及到中微公司的技术秘密,中微公司在中国上海起诉美国科林公司技术秘密侵权,成功地在中国开辟第二“战场”。

“有些‘侵权’是不可避免的,特别是信通行业,是专利密集型行业,有的形成了标准,为了互联互通,必然会用到别人的专利。”杨宇宙说,遇到专利侵权纠纷,企业不必惊慌,遵守“游戏规则”,有些专利可以申请宣告无效,有些该支付许可费就支付许可费。

杨宇宙深切感觉到,以前,在海外被告侵权,不少中国企业没有经验和信心与对方抗争,不战而退;如今,越来越多的中国企业为维护自身权益,运用法律武器,抗争到底,最终获胜并赢得了竞争对手的尊重。

去年,杨宇宙服务的一家企业在泰国被德国某巨头状告专利侵权,杨宇宙作为中方专家证人出庭,就能否构成侵权、赔偿计算等问题接受泰国法官的询问,最终,该案赔偿金额为原告主张赔偿金额的八分之一。

重视知识产权质量

中国企业正在做大做强,不少中国企业“走出去”,也面临着被侵权的风险。

上海嘉之会律师事务所首席合伙人刘华俊认为,企业“走出去”,需要特别重视知识产权质量,专利数量反映了企业对海外市场的重视程度,专利质量决定了企业的技术能不能得到有效保护以及在市场竞争中的地位。这方面,国际巨头有较为成熟的经验值得借鉴。

实践中,刘华俊提倡善用知识产权一体化保护。他说,同一个载体包含多项知识产权,版权、商标、专利,各种权利之间具有关联性,一体化保护有助于更好地维护企业权益。比如,版权的保护期限通常比专利保护期限长,外观设计保护期限已过,但版权的保护期限可能还没过,利用版权保护仍可行并且有利。

刘华俊认为,随着更多企业“走出去”,律师需要根据企业提供的信息进行预警分析,可以称之为“反向工程”,即律师参与深入研究国外竞争对手的产品,分析研究现有专利,在此基础上,使自己的产品处于不侵权的法律状态中。

刘华俊告诫中国企业,在“走出去”过程中,要注重知识产权的质量,如果专利质量不高,会被竞争对手通过反向工程进一步研究,生产新的不侵权替代产品。

据介绍,在服务国内某家大型机械企业过程中,刘华俊深度参与了该企业专利的撰写,有效防止权利保护范围写得过窄。后来,该企业将产品打入国外市场,鲜有被侵权的情况发生,打开市场的同时,降低了“走出去”的成本。